EPO의 진보성 판단

EPO는 “문제와 해결(Problem and Solution)” 접근 방식이라는 명확한 접근 방식에 따라 진보성을 판단합니다. 자명성 거절에 대해 응답할 때 이러한 접근 방식을 적용하는 것이 의무적이지는 않지만, 일반적으로 이를 사용할 것을 권장하고 있습니다. 문제와 해결의 분석을 출원인이 제공하지 않았더라도, 심사관은 일반적으로 특허를 허여할 때의 EPO 내부 절차의 일부로서 이를 수행해야 합니다. 심사관에게 문제와 해결의 분석을 제공하는 것은, 따라서, 특허 허여를 위해 심사관이 수행해야 할 업무량을 줄여주게 됩니다.

문제와 해결 접근 방식은 다음 단계를 포함합니다:

i) 가장 유사한 선행 기술의 식별;

ii) 가장 유사한 선행 기술과 청구된 발명 간에 구별되는 특징 파악;

iii) 단계 ii)에서 파악된 차이점의 기술적 효과를 판단;

iv) 단계 iii)에서 판단된 기술적 효과를 바탕으로 기술적 문제를 정립;

v) 단계 iv)에서 정립된 기술적 문제에 직면한 때 당업자가 청구된 발명에 도달하기 위해 선행 기술을 개조할 수 있을지 여부를 질의

이제 하기에서 각 단계를 더 자세히 알아보겠습니다.

i) 가장 유사한 선행 기술의 식별

가장 유사한 선행 기술은 그 특징의 조합이, 청구된 발명으로 이어지는 개발을 위한, 가장 유망한 출발점을 이루는 단일한 개시를 의미합니다. 실무적으로, 가장 유사한 선행 기술은 일반적으로 청구된 발명과 공통되는 가장 많은 특징을 가지는 것으로, 유사한 목적을 갖는 것입니다.

이 단계는 본질적으로 지름길에 해당합니다. 원칙적으로, EPC의 요건 충족을 위해서는, 청구된 발명의 대상은 선행 기술 문서의 각각 및 모두에 대해 자명하지 않아야 합니다.

ii) 가장 유사한 선행 기술과 청구된 발명 간에 구별되는 특징 파악

가장 유사한 선행 기술과 청구된 발명 간의 구조 및 기능적인 차이가 식별되어야 합니다. 이 단계는 선행 발명에 비해 신규한 특징을 파악하기 위한 신규성 분석과 본질적으로 관련됩니다.

iii) 기술적 효과 판단

청구된 발명이 진보성을 가짐을 나타내기 위해 단계 ii)에서 파악된 차별적인 특징이 기술적 효과를 가짐을 보여주어야 합니다. 만약 어떠한 기술적 효과도 식별될 수 없다면, 예컨대, 해당 차별적인 특징이 비즈니스 또는 행정적인 계획(scheme)과 관련된 것이라면, 진보성이 인정되지 않습니다.

iv) 기술적 문제 정립

기술적 문제점은 단계 iii)에서 결정된 기술적 효과를 제공하기 위해 가장 유사한 선행 기술을 변경하는 것입니다. 기술적 문제점은, 따라서, 출원서의 배경기술 부분에 기재된 목적과 반드시 동일할 필요는 없다는 것이 중요합니다(목적과 동일할 수도 있고, 또는 목적과 관련될 수는 있음). 오히려, 기술적 문제점은 가장 유사한 선행 기술과 관련하여 당업자에게 인식되는 것으로 추정되는 어려움을 나타냅니다. 즉, 기술적 문제점은 당업자에게 가장 유사한 선행 기술을 개발하기 위한 동기를 제공하는 것입니다.

v) 당업자가 청구된 발명에 도달하기 위해 선행 기술을 발전시킬 수 있을지 여부 질의

이 단계에서는, 기술적 문제를 해결하기 위해 당업자가 어떤 노력을 시도할 것인지를 질의합니다. 실무적으로, 여기에는 종종 추가적인 선행 기술을 식별하고, 당업자가 이러한 추가적인 선행 기술을 가장 유사한 선행 기술과 조합할 수 있는지를 고려하여, 조합할 수 있다면, 해당 조합이 청구된 발명으로 이어질 수 있는지 여부를 식별하는 것과 관련됩니다.

당업자 (당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자)

전술한 내용의 대부분은 “당업자”에 의해 수행됩니다. EPO에서의 대부분의 진보성 다툼은 당업자에 대한 어떠한 명백한 식별 없이 이루어지지만, 당업자에게 부여된 지식과 능력은 모든 이러한 진보성의 다툼에 있어서, 내재되어 있습니다. 일부의 경우, 당업자에 대한 명시적인 식별이 문제와 해결을 명확히 하기 위해 유용할 수 있습니다(아래 내용을 참조).

실무에서 문제와 해결 접근 방식 적용하기

다음은 문제와 해결 접근 방식을 사용하여 성공적으로 진보성을 주장하기 위해 적용될 수 있는 전략을 제공합니다.

기술적 문제점의 면밀한 선택

청구된 발명의 해결책으로 이어지는 여하한 도움을 제공하지 않는 기술적 문제점을 선택하는 것이 중요합니다. 주어진 여하한 차별적인 특징에 대해, 상이한 방법으로 기술적 문제점을 정립하는 것이 종종 가능합니다. 사용된 특정한 정립 방법에 따라서 해당 발명은 그 특징이 더 많이 혹은 더 적게 드러나도록 만들어질 수 있습니다.

심사관이 기술적 문제점을 정립한 경우에도, 상이한 정립 방법, 특히, 심사관의 정립이 발명에 대한 사후적 고찰에 관한 내용을 포함하고 있다고 반론할 수 있는 경우에는, 종종 다른 정립 방법이 사용되어야 함을 성공적으로 반박할 수 있습니다.

제기된 선행 발명의 조합에 대한 의문

심사관이 선행 기술의 개시들을 조합하여 자명성을 주장하는 경우, 종종 제기된 조합에 대해 고려할 수 있는 여러 가지의 반론이 있을 수 있습니다. 제기된 조합이 청구된 발명의 특징을 이루지 않는 경우에 해당 조합이 발명을 자명하게 만들지 않는 것은 당연한 것입니다. 그러나, 이러한 경우에 해당하는지의 여부와 관계 없이, 최초 단계에서 당업자가 제기된 조합에 도달할 수 없음을 반론하는 것이 종종 유효합니다.

-당업자가 부차적인 인용문헌을 발견할 수 있는가?

당업자는 기술적 문제와 동일한 (특정한 또는 일반적인) 기술 분야 및 그 관련 분야에서만 선행 기술을 조사하게 됨에 유의해야 합니다. 만약, 다툼의 대상이 되는 부차적인 인용문헌이 관련 없는 기술 분야의 것이면, 심사관에 대해 이를 지적해야 합니다.

-당업자가 2개의 공개 문헌의 교시 내용들을 조합할 수 있는가?

청구된 발명이 자명하다는 결론에 도달하기 위해, 당업자가 해당 청구된 발명을 개발할 수 있을 뿐만 아니라, 또한 선행 기술에 기반하여 그렇게 할 것이라는 점을 명확하게 보여야 하는 것이, 진보성에 대한 EPO의 접근법의 중요한 특징입니다. 따라서, 심사관은 당업자가 두 문서를 조합하기 위한 어느 정도의 동기를 가짐을 보여야만 합니다. 종종, 이러한 주장된 동기가 유효한 것인지를 반론해 볼 수 있습니다. 또한, 당업자가 두 문서를 조합하지 않을 이유가 있다면, 이를 심사관에게 알려 주어야 합니다.

심사관의 분석이 사후적 고찰에 의존하는 것임을 반론

어쩌면, 사후적 고찰의 추론으로 이어질 수 있는 것이 문제와 해결 접근 방식의 특징일 수 있습니다. 심사관의 분석이 해당 발명의 선행 지식을 추정하여 이루어진 추론인지가 면밀히 확인되어야 합니다. 심사관이 본 발명의 특징에 대응을 한다는 이유만으로 단순히 선행 기술로부터 임의로 그 특징을 선택하고 있는 것은 아닌지를 고려해야 합니다. 심사관에 의해 제시된 것과 상이하게 당업자가 선행 기술을 개발할 수 있는 방식이 존재하는지 여부를 고려하십시오.

당업자 식별

이는 심사관이 발명이, 예를 들어, 비즈니스 방법과 같은 제외된 또는 "비-기술적인" 대상과 관련됨에 근거하여 자명성 거절을 발행하는 경우에 특히 유용할 수 있습니다. 실무적으로는, 청구된 발명의 명백한 차별적인 특징을 개발할 것으로 예상되는 사람이 누구인지를 생각해 보십시오. 만약, 해당 특징이, 예를 들어, 사업가보다는 시스템 또는 네트워크 엔지니어에 의해 개발되는 것이라면, 이를 심사관에게 알리고, 따라서, 해당 차별적인 특징은 “기술적인” 것임을 반론하십시오.

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